||Проблема||
Проблема
Роспатент отказал в регистрации товарного знака клиента, сославшись на сходство до степени смешения с более ранним знаком известной иностранной компании.
Формально обозначения относились к одному 9-му классу МКТУ, хотя фактически использовались в разных сегментах рынка.
||Клиент и задача||
Клиент и задача
За несколько лет работы компания создала узнаваемое комбинированное обозначение, состоящее из четырех латинских букв и стилизованного графического элемента.
При попытке зарегистрировать его в качестве товарного знака Роспатент пришел к выводу о сходстве словесного элемента с более ранним знаком немецкой компании, состоящим из пяти латинских букв и имеющим сходное звучание.
Экспертиза преимущественно исходила из фонетического сходства. Компании при этом работали в разных сегментах электроники.
Первоначальный анализ показал, что перспективы стандартного обжалования отказа в Палате по патентным спорам или в Суде по интеллектуальным правам были невысокими. Такой путь мог занять значительное время и потребовать существенных ресурсов.
Поэтому вместо одного процесса против Роспатента мы предложили клиенту комплексную стратегию из трех параллельных направлений:
- подготовить расширенное возражение с подробным обоснованием отсутствия сходства до степени смешения;
- инициировать процедуру досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования в России;
- одновременно провести переговоры с иностранным правообладателем о получении письменного согласия на регистрацию.
||Как защитили интересы||
Как защитили интересы клиента
Направление первое: доказали отсутствие сходства до степени смешения
1. Визуальные и графические различия
Знак клиента был комбинированным: помимо словесного элемента он включал стилизованный графический элемент. Противопоставленный знак являлся словесным.
Отличались также шрифт и визуальное оформление. В совокупности это формировало иное зрительное восприятие обозначений.
Мы обосновали, что при оценке товарного знака нельзя ограничиваться одним звуковым совпадением. Для потребителя имеет значение общее впечатление от обозначения, включая его графическое исполнение.
2. Семантические различия
Мы раскрыли смысловую нагрузку четырехбуквенного обозначения клиента. Это была аббревиатура из первых букв четырех английских слов, связанных с ключевыми компетенциями компании.
Соответствующая расшифровка была открыто опубликована на сайте клиента, поэтому смысловая нагрузка знака не являлась искусственно созданным аргументом для спора.
В результате обозначение клиента вызывало у потребителя определенные ассоциации с деятельностью компании, тогда как противопоставленный знак такой смысловой нагрузки не имел.
3. Различия в реальном использовании и целевой аудитории
Мы вышли за рамки формального сравнения обозначений и исследовали, как именно они использовались на рынке.
Знак клиента применялся самостоятельно для маркировки систем видеонаблюдения и безопасности, ориентированных на конечного потребителя.
Противопоставленный знак использовался как обозначение модельного ряда специализированного электротехнического оборудования и применялся совместно с основным корпоративным знаком иностранной компании.
4. Неоднородность товаров
Отнесение товаров к одному классу МКТУ само по себе не свидетельствует об их однородности.
Мы проанализировали назначение товаров, каналы их реализации и круг потребителей. Товары различались по своим характеристикам и способу реализации: продукция клиента была ориентирована на системы безопасности для конечных потребителей, тогда как противопоставленные товары представляли собой специализированное электротехническое оборудование для профессионального рынка.
Направление второе: создали дополнительный рычаг через прекращение охраны противопоставленного знака
Параллельно с подготовкой возражения мы начали процедуру досрочного прекращения правовой охраны товарного знака иностранной компании вследствие его неиспользования.
Одновременно мы подготовили иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны знака.
Запуск судебной процедуры изменил переговорную позицию сторон: иностранный правообладатель получил реальный риск утраты правовой охраны своего знака в России.
Направление третье: использовали судебный риск для получения согласия
Изначально иностранный правообладатель требовал значительную денежную сумму за предоставление согласия на регистрацию. Однако продолжение судебной процедуры показывало, что при отсутствии доказательств использования знака в России правообладатель рисковал потерять его правовую охрану.
В результате стороны достигли соглашения: иностранный правообладатель предоставил бесплатное письмо-согласие на регистрацию в обмен на отзыв иска.
Полученное согласие стало дополнительным и решающим инструментом при рассмотрении возражения клиента в Палате по патентным спорам.
В результате сочетание самостоятельной правовой аргументации и письменного согласия правообладателя позволило добиться отмены первоначального отказа.
||Почему стратегия сработала||
Почему выбранная стратегия оказалась эффективной
Сложность дела заключалась в том, что стандартное обжалование отказа не давало клиенту гарантированного и быстрого результата.
Поэтому мы не стали делать ставку только на один способ защиты.
Первое направление позволяло доказать, что обозначения и товары не создают необходимого для отказа риска смешения.
Второе создавало для иностранного правообладателя реальный риск утраты охраны его товарного знака в России.
Третье позволило перевести созданную правовую позицию в переговорный результат и получить согласие, необходимое для регистрации.
||Итог||
Итог
Разработанная нами стратегия позволила добиться следующих результатов:
— отменен отказ в регистрации товарного знака клиента;
— получено бесплатное письменное согласие иностранного правообладателя;
— клиент зарегистрировал товарный знак менее чем за год с момента обращения;
— удалось избежать длительного судебного спора с Роспатентом.
||Для бизнеса||
Почему этот кейс важен для бизнеса
Отказ в регистрации товарного знака не всегда означает, что компании необходимо выбирать только между длительным обжалованием и изменением собственного бренда.
Даже если Роспатент усматривает сходство с более ранним обозначением, необходимо оценивать ситуацию шире: анализировать не только внешний вид и звучание знаков, но и их смысловую нагрузку, фактическое использование, целевую аудиторию и однородность товаров.
Одновременно важно учитывать положение самого правообладателя противопоставленного знака и доступные механизмы прекращения его правовой охраны.
В данном проекте именно комплексная стратегия позволила использовать сразу несколько правовых инструментов: защитить обозначение по существу, создать для оппонента юридические риски и получить его согласие на регистрацию.
В результате клиент получил правовую охрану бренда менее чем за год, избежал длительного судебного процесса и сохранил возможность развивать бизнес под созданным им обозначением.
