||Проблема||
Проблема
Против нашего клиента был предъявлен иск о защите исключительного права на товарный знак иностранного производителя, зарегистрированный в том числе для территории Российской Федерации.
Истец утверждал, что размещение на сайтах нашего клиента информации о товаре нарушало его права, и первоначально требовал 42,8 млн рублей — двукратную стоимость товара, якобы предложенного к продаже.
При таком способе расчета суд проверяет прежде всего сам расчет и достаточность доказательств. Поэтому нам было необходимо поставить под сомнение доказательственную основу заявленной суммы.
||Как защитили интересы||
Как мы защищали интересы клиента
1. Поставили под сомнение сам факт предложения товара к продаже
Мы доказали, что размещенная на сайтах нашего клиента информация о товаре сама по себе не была достаточной для признания ее предложением о продаже. Именно это обстоятельство истец использовал как основу для расчета компенсации.
2. Обосновали возможность правомерной реализации оригинального товара
Нарушение произошло после введения в отношении России санкционных ограничений и установления специальных правил допуска на российский рынок оригинальной продукции иностранных производителей.
В этих условиях был разрешен так называемый параллельный импорт — приобретение за рубежом и ввоз в Россию оригинального товара, даже если товарный знак производителя охраняется в России.
Такая реализация оригинального товара сама по себе не нарушает исключительное право на товарный знак.
При этом наш клиент не продал ни одного товара. На сайтах было размещено лишь предложение о продаже. Поэтому невозможно было установить, какой именно товар был бы поставлен потенциальному покупателю.
Наш клиент мог приобрести за рубежом оригинальный товар и ввезти его в Россию в установленном порядке. До фактической поставки невозможно было определить, собирался ли ответчик вообще нарушать права истца.
3. Оспорили расчет компенсации в размере двукратной стоимости товаров
Истец исходил из стоимости товара, который, по его мнению, был предложен к продаже, и требовал взыскать его двукратную стоимость.
Мы указали на недостаточность доказательств для такого расчета: не был подтвержден факт реализации товара, невозможно было установить, какой именно товар мог быть поставлен, а представленных данных было недостаточно для достоверного определения его стоимости.
Таким образом, мы поставили истца перед необходимостью доказать каждый элемент первоначального расчета.
Это лишило заявленную сумму в 42,8 млн рублей достаточной доказательственной основы.
4. Добились изменения способа определения компенсации
После того как первоначальный расчет был поставлен под сомнение, истец изменил требования и перешел от двукратной стоимости товара к фиксированной компенсации в размере 20 млн рублей.
Для защиты нашего клиента это имело принципиальное значение.
Фиксированный размер компенсации уже может быть уменьшен судом с учетом обстоятельств конкретного нарушения и требований разумности и справедливости. Поэтому суд получил возможность оценить сам размер взыскания.
5. Доказали отсутствие злоупотребления правом
После изменения требований истец сделал существенный акцент на недобросовестности нашего клиента.
Мы указали на отсутствие фактической реализации товара и невозможность установить, что наш клиент намеревался реализовать именно неоригинальную продукцию.
Кроме того, проанализировали обстоятельства регистрации товарного знака и позицию истца относительно первоначального расчета.
6. Добились снижения компенсации более чем в 50 раз
Суд не согласился с утверждением о наличии злоупотребления правом со стороны нашего клиента и признал заявленные 20 млн рублей завышенными.
В итоге компенсация была снижена до 750 тыс. рублей.
||Почему стратегия сработала||
Почему выбранная стратегия оказалась эффективной
Защищаться только от конечной суммы иска было недостаточно. Сначала мы поставили под сомнение сам факт предложения товара к продаже и правомерность предполагаемого способа реализации. Затем оспорили доказательственную основу расчета на 42,8 млн рублей.
Это привело к изменению истцом способа определения компенсации. После перехода к фиксированной сумме защита была сосредоточена на отсутствии злоупотребления правом и ее завышении.
В результате удалось сначала изменить модель расчета компенсации, а затем существенно уменьшить фиксированную сумму взыскания.
||Итог||
Итог
— первоначальные требования в размере 42,8 млн рублей были изменены истцом;
— вместо двукратной стоимости товара заявлена фиксированная компенсация в размере 20 млн рублей;
— доказано отсутствие злоупотребления правом со стороны нашего клиента;
— компенсация снижена до 750 тыс. рублей;
— итоговая сумма взыскания оказалась более чем в 50 раз меньше первоначально заявленной.
||Для бизнеса||
Почему этот кейс важен для бизнеса
В спорах о нарушении прав на товарные знаки важно анализировать не только факт использования обозначения, но и способ квалификации действий и механизм расчета компенсации.
В данном проекте ключевым обстоятельством стало отсутствие фактической продажи товара. Наш клиент разместил информацию о возможности приобретения продукции, но ни одного товара не реализовал. Поэтому нельзя было установить, какой товар был бы поставлен и возникло ли бы нарушение.
Дополнительно мы использовали особенности параллельного импорта: приобретение и ввоз в Россию оригинального товара иностранного производителя при соблюдении установленных условий не означают нарушения исключительного права на его товарный знак.
