Суть проблемы и цели законодательной инициативы
Основная проблема, на решение которой направлен законопроект, заключается в существующем правовом пробеле, который делает экономически нецелесообразным и юридически рискованным заказ разработки ноу-хау у сторонних исполнителей (подрядчиков) для частных лиц и коммерческих организаций.
В настоящее время пункт 1 статьи 1471 ГК РФ прямо устанавливает, что исключительное право на секрет производства, полученный при выполнении договора на выполнение НИОКР, принадлежит подрядчику (исполнителю). В отличие от статьи 1371 ГК РФ – схожей нормы для патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, – статья 1471 :
- Не содержит оговорки о том, что это правило действует, если ноу-хау не являлось прямым (основным) объектом договора.
- Не предоставляет сторонам возможности изменить это правило в самом договоре и заранее условиться о переходе прав к заказчику.
Это создает парадоксальную ситуацию: заказчик инвестирует ресурсы в создание ценного актива (ноу-хау), но по действующему закону права на этот актив остаются у разработчика. Это дискредитирует саму модель аутсорсинга интеллектуальной разработки и обесценивает инновационную деятельность.
Специфика ноу-хау как объекта права
Для понимания значимости проблемы и предлагаемых для ее решения изменений важно понимать, что для того, чтобы объект интеллектуальной собственности мог быть предметом оборота: его можно было продать или передать на него лицензию, – необходимо документально подтвердить не только содержание ноу-хау, но и права на него.
В то же время ноу-хау, существенно отличается от других результатов интеллектуальной деятельности:
- Эфемерность и отсутствие формальной регистрации. Ноу-хау не регистрируется, как изобретение или товарный знак. Нет документа, который бы однозначно фиксировал его существование, содержание и связь с правообладателем.
- Ценность напрямую зависит от секретности. Как только информация, составляющая ноу-хау, становится общеизвестной, правовая охрана прекращается. Коммерческая ценность объекта (как в классическом примере с рецептом «Кока-Колы») заключается именно в его монопольном использовании. А это значит, что в отличие от произведений ноу-хау не может быть опубликовано.
- Широкая сфера применения. Ноу-хау не ограничивается техническими решениями. Это могут быть методики, алгоритмы, бизнес-процессы, аналитические системы, рецептуры — любые сведения коммерческой ценности, неизвестные третьим лицам.
Таким образом, поскольку ноу-хау нельзя ни запатентовать (как изобретение), ни опубликовать (как произведение), доказать его содержание и права на него значительно сложнее, чем в отношении других.
Если ноу-хау разработано самим продавцом – таким доказательством будут документы о его разработке.
Но если ноу-хау разработано по заказу – возникает проблема: проще всего содержание секрета производства и права на него доказал бы договор о его разработке. Однако согласно действующей редакции ст. 1471 ГК РФ права на ноу-хау принадлежат не заказчику, а разработчику.
В результате сложилась ситуация, при которой огромный пласт правоотношений – инвестиции частного бизнеса в науку для разработки ноу-хау – фактически выпадает из правового поля. Ведь по закону частный инвестор просто не может приобрести исключительное право на собственный заказ, а значит бизнесу неинтересно инвестировать в такие исследования. Или, по крайней мере, этот процесс значительно затруднен: например, через создание собственных исследовательских подразделений, совместных предприятий и т.д. – что может позволить себе далеко не каждый инвестор.
Предлагаемые Минобром изменения в статью 1471 ГК РФ направлены на устранение этого дисбаланса и приведение режима ноу-хау в соответствие с режимом патентоспособных объектов.
Ключевое предлагаемое изменение и его ожидаемые последствия
Основным нововведением законопроекта является предоставление частно-правовым участникам НИОКР договора свободы в определении правообладателя ноу-хау. Ожидается, что новая редакция статьи 1471 ГК РФ позволит прямо прописывать в договоре на выполнение НИОКР, что исключительное право на создаваемое ноу-хау возникает или переходит к заказчику.
Позитивные последствия от принятия поправок:
- Стимулирование инноваций: Коммерческие компании получат понятный и безопасный правовой инструмент для заказа сложных разработок, которые по своей природе не являются патентоспособными, но имеют высокую коммерческую ценность.
- Развитие рынка интеллектуальных услуг: Повысится спрос на услуги специализированных научных, исследовательских и консалтинговых организаций.
- Повышение инвестиционной привлекательности: Инвесторы будут более уверенно финансировать проекты, связанные с созданием ноу-хау, так как права на конечный продукт будут четко закреплены за компанией-заказчиком.
Вывод
Предлагаемые изменения в статью 1471 ГК РФ являются своевременными и логичными. Они устраняют существующий много лет системный недостаток гражданского законодательства, который препятствовал развитию договорных отношений в сфере создания коммерчески ценных секретов производства. Легализация договорного определения правообладателя ноу-хау соответствует общемировой практике и будет способствовать росту инновационной активности в российской экономике.
Автор статьи:
Константин Сичинский,
кандидат юридических наук
Партнёр Юридической компании «Неделько и Партнёры»
Научный руководитель
Программы профессиональной переподготовки
«Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью»
Института юридического менеджмента ВШЮА НИУ ВШЭ
